在发明专利申请过程中规避自己踩自己的“雷”(2019)-北京同辉知识产权代理事务所 

在发明专利申请过程中规避自己踩自己的“雷”(2019)

发布日期:2018-11-20  点击量:785

专利法第三十九条规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。因此,发明专利申请要想获得授权必须先经过实质审查。
在实质审查过程中,审查员会对申请日以前公开的现有技术进行检索以对发明专利的新颖性以及创造性进行评判。审查员进行检索的现有技术包括专利文献以及非专利文献。其中,非专利文献包括论文、期限杂志、教材以及网页内容等等。审查员最终检索到用于评述发明新颖性和创造性的对比文件的权利人可以是他人也可以是发明专利申请的权利相关人。权利相关人包括申请人或者发明人。
例如,当对比文件是权利相关人在申请日以前公开的论文时,往往会出现发明专利的申请文件和论文的实质内容基本一致的情况,甚至可能出现论文比发明专利的申请文件公开了更多技术细节的情况。因为在专利申请过程中,发明人不大可能会提交一份像论文那样详细的技术交底。此时,想要获得发明专利的授权就成为了一件比较困难的事情。当对比文件是权利相关人自己提交的并在申请日以前公开的专利文献时,通常对比文件和当前发明专利的申请文件并不会构成实质相同,而是会存在一定的区别技术特征。此时,能否授权很大程度取决于该区别技术特征是否能够满足关于创造性的要求。并且,区别技术特征还存在着极大的被审查员认定为是本领域的惯用手段,本领域技术人员能够显而易见地得到的风险,从而给授权过程埋下了雷区。
那么,在专利申请过程中要如何避免踩到这样的雷区呢?个人认为需要代理人和申请人的共同努力。
在发明专利申请过程中规避自己踩自己的“雷”(2019)
对于申请人而言
对于申请人而言,可以从以下几个方面入手,来避免上述情况的发生:
1)履行告知义务;在进行专利申请过程中,申请人应该及时告知代理人专利申请的相关信息,比如已经就改进前的方案进行过专利申请或者论文申请等信息,以确保代理人能够知晓相关信息,从而可以在专利撰写过程中提早为答复过程进行布局规划。
2)强化保密意识;强化技术相关人员的保密意识,在技术进行专利申请之前杜绝将相关文件公开于网页、期刊杂志的事故发生。
3)选择合适的申请策略;专利申请的过程中充分考虑技术的完善度来确定相应的申请策略。例如,对于一些尚处于研发阶段尤其是预研阶段的技术,由于技术尚不成熟,在进行专利申请时,尽量申请发明且不提提前公开,从而为自身争取到18个月的技术完善时间,并在技术完善过程中及时提交相关专利申请。当然,对于前期布局的专利,可以在优选权期限内根据技术的研发方向以及完善程度来决定是否要提前公开以及是否需要变更案件类型。当需要变更案件类型时,可以在优选权期限内要求优先权重新递交一份专利申请
4)完善专利管理机制;通过完善的专利管理机制来对专利申请的相关事宜进行监控,例如加强对专利申请过程中的分类管理,从而确保企业内部的相关人员能够及时了解企业自身已经就某一技术进行专利申请的情况,从而以避免由于沟通或者信息分享不及时导致的多个发明人就同一个技术点进行申请或者提交与在先申请极为相似的专利申请的问题发生。
结语:在实务操作过程中可能还存在很多其他的可行方案来解决“踩雷”问题,但是不管哪种方案均需要双方共同的努力来为专利申请扫清障碍。

与代理人在沟通过程中如了解到权利相关人员需要就当前专利申请的技术内容进行论文申请时,需要提示权利相关人员必须在申请文件递交国家知识产权局后再去公开该论文。


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